摘自網路--3

四、設計專利之無效審查

4.1陪審團指南第48條 --- 設計專利無效的舉證責任

在討論具體規則之前，法官提醒陪審團有關專利無效的舉證標準，為了證明任何設計專利的無效，Samsung必須以明確且令人信服的證據說服陪審團，所提證據已證明設計專利是無效的。法官指示陪審團必須依據這種原則去判定Samsung 是否已證明Apple的設計專利是無效的。

4.2陪審團指南第49條 --- 設計專利的先前技藝（Prior Art）

在法官教示陪審團如何評估Apple的設計專利是否無效之前，先說明有關的專利文件與所謂的「先前技藝」。

通常，先前技藝包含設計專利之前已存在的事物，在美國境內已為公眾所知悉或已公開使用，或申請專利在任何國家的出版物已記載。具體而言，先前技藝包括在審理階段所收到下列項目中的任何證據：

1. 如果在設計創作前，該請求設計在美國境內已為公眾所知悉或已為他人公開使用。
2. 在設計創作之前，該請求設計在美國境內已為他人所知悉或使用，或在美國或他國已獲准專利或已記載於印刷刊物者。如果是該技藝領域會感興趣的，即使它是很難找到的，都是可供參考的「印刷刊物」。
3. 在設計創作之前，如果該請求設計已在他人在美國獲准專利中已記載，或由美國專利申請案基於申請而公開。
4. 在設計創作之前，如果該請求設計在美國境內已為他人所做成，且未被放棄、限制或隱匿他/她的發明。

在本案中，D677專利與D087專利發明日是有爭議的，必須確定Apple是否已證明這些設計的發明日期。在發明之日已在圖面的形式完整的揭露該設計、已向他人揭露該設計或是在審理階段是否提出其他形式的證據證明之。如果你確定Apple並未證明這些專利的發明日期，你必須假設該請求設計直到專利申請日之時才被發明。Apple的設計專利的申請日期如下：

D677專利的申請日是2007年1月5日﹔
D087專利的申請日是2007年1月5日﹔
D889專利的申請日是2004年3月17日﹔
D305專利的申請日是2007年6月23日。

4.3陪審團指南第50條---設計專利的可預見性（Anticipation）

假使設計專利不是新穎的，就是無效的。如果設計專利不是新的，就表示該請求設計在先前技藝中是「可預見的」。Samsung必須以明確且令人信服的證據證明請求設計是可預見的因而專利無效，所引證的單一先前技藝與請求設計必須是實質上相同。

應用於設計專利侵權的實質相同的標準也適用於可預見性。也就是說，單一的先前技藝與請求的設計專利必須實質相同，要以一般購買者的觀點來判斷，在購買時對商品的施予通常的注意力，觀察這兩個設計之間的相似之處是否會欺騙購買者、誘導其購買一個他本以為是另一個有專利保護的商品，陪審團應該考慮的是請求設計與先前技藝之間任何可察覺的差異，不過，如果那些差異是細微的，則不足以妨礙可預見性的事實認定。

4.4陪審團指南第51條 --- 設計專利的顯而易知性（Obviousness）　

即使請求設計並未可預見於單一引證之先前技藝之中，它仍可能是無效，如果請求設計對於所屬技藝領域的一般設計師而言，在設計當時是顯而易知的。可預見性只能考量與比對單一的先前技藝，顯而易見與可預見性不同，可經由多個先前技藝的考量與證明之。總之，對於請求設計是否顯而易知的最終判斷，必須基於幾個事實因素來決定。

首先，必須決定該專利領域中的一般設計師在請求設計的發明當時的設計水平。在作出決定時，應該考慮審判的證據，包括：

（1）該產品設計領域的設計師的教育與經驗的水平；
（2）在該技藝領域的設計產品會遇到的問題類型以及
（3）該技藝領域的既有經驗。

其次，必須確定該設計所屬技藝領域的一般水平設計師會結合引證的先前技藝或參考其他引證修改先前技藝而創造出與設計專利實質相同的整體視覺外觀。要做到這一點，必須考量Samsung已確定「主要的先前技藝」，而主要參考的先前技藝必須是一個實際的設計且能創造與設計專利基本相同的視覺印象。

如果確定主要參考引證，然後要考慮Samsung是否已確定一個或多個引證的次要先前技藝。次要引證是與主要引證在視覺外觀的裝飾性特徵有關，會建議或教示（teaching）主要引證可應用這些裝飾性特徵。如果發現有一個或多個次要引證，必須先確定該設計領域中的一般水平設計師將結合這些引證創造出與設計專利相同的整體視覺外觀。

最後，在決定顯而易見議題之前，必須考慮其他因素，儘管有這些先前技藝，可能會顯示的請求設計並不是顯而易知的。Apple在審理階段以證據建立的次要考量因素，陪審團可以考量這些因素：

（1）是否由於請求設計的外觀而造就該產品的商業上的成功？
（2）其他廠商是否複製請求設計？
（3）請求設計是否超越最相近的先前技藝而達成一個意外出眾的外觀？
（4）該行業的其他廠商是否讚揚該請求設計或讚美該請求設計？

陪審團可考量現有的任何因素，可指明請求設計在發明當時並不是顯而易知的得。雖然應該考慮這些因素的任何證據，它們之間的關係與重要性會影響你對於請求之發明是否顯而易知的決定。

在決定是否請求設計是否顯而易知，要銘記於心，如果設計有許多特徵、而每個特徵都個別出現在先前技藝的設計中，那這個設計就不是顯而易知的。

你必須時時小心，不要以事後諸葛（hindsight）的想法決定顯而易知性。你應將自己定位在請求設計完成當時該技藝領域的一般設計人員，不應考慮現在所知道的事物。

4.5陪審團指南第52條 --- 設計專利因缺乏裝飾性而無效

設計專利保護裝飾性的外觀，包括：工業產品的形狀或表面配置。如果Samsung以明確且令人信服的證據證明，Apple設計專利的整體外觀是取決於該物品所執行的功能，由於該設計不是基於裝飾性而導致專利無效。換言之，發明人並沒有創作任何設計，是為了達成該功能的設計就必須是如此的設計。

在決定裝飾性因素時，陪審團要銘記於心，設計必須應用於工業產品，它必須能執行產品固有的功能，請求設計執行一些固有的功能是正常的， 這並不意味著該設計不具有被專利保護的資格。

在決定是否設計取決於功能性，你可能會考慮受保護的設計是不是最好的設計;替代設計是否會對該產品特定的用途造成不利的影響，是否伴隨有任何的發明專利，是否有廣告吹捧該設計獨有特徵、說其具有特定功效，以及是否有任何元素或整體外觀顯然不是基於功能的考量而設計的（clearly not dictated by function）。

當有幾個其他設計也實現該產品的功能，該物品設計更可能是基於裝飾性考量。然而，如果其他設計會對物品用途造成不利的影響，這也未必是真的。

4.6 陪審團對於設計專利無效的裁決

Samsung是否提出明確且令人信服的證據證明Apple設計專利是無效的？

五、設計專利之損害賠償計算

5.1陪審團指南第53條 --- 設計專利損害的舉證責任

法官指示陪審團有關於Apple的設計專利侵害損害賠償之計算，僅是指導有關損害賠償，並未建議是原告或被告在某個議題上取得勝算。

如果陪審團發現，Samsung侵害Apple任何有效的設計專利，然後你必須確定Apple應得的損害賠償的金額。須有足夠的損害賠償金額才足以補償Apple被侵害的專利。陪審團應銘記於心，損害賠償是為了補償專利權人，而不是要懲罰侵權者。

關於設計專利，Apple可選擇證明該公司實際損失，或是所謂的補償性損害賠償，也可選擇證明被告銷售每一侵權產品所得利益作為可能的賠償計算標準作為補償性損害賠償，Apple可證明自己所損失的利益，或是設計專利的合理權利金。Apple不能同時要求補償性賠償與被告銷售所的利益。

Apple必須提出優勢證據證明Apple的損害賠償計算是正確的。雖然，Apple並不需要以精密的數學去證明其損失，不過要證明損害賠償金額是合理且確定的，不過，Apple無權獲得沒有因果關係或投機的損害賠償。

5.2陪審團指南第54條 --- 設計專利損害--被告的利益

在本案中，Apple可要求以Samsung銷售涉嫌侵害Apple設計專利的產品所得利益作為損害賠償。如果發現Samsung在本案被告的產品已構成侵權，且未發現Apple的設計專利是無效的，陪審團可同意Apple得到Samsung 涉嫌侵權產品的利益總額。

Samsung的「利益總額」是指銷售所有應用設計專利的產品，而不僅是專利所涵蓋的設計或裝飾性部分的貢獻度。「利益總額」不包括其他與實施該設計專利之產品一起搭售的產品。

如果發現Samsung侵權的事實，Apple有權要求由被告銷售侵害Apple設計專利的產品所賺取的所有利益一定的比例來賠償。利益是由從總收入中扣除一定的費用（expense），而總收入是侵權人侵權產品的全部收入。Apple必須以優勢證據證明被告銷售侵害專利產品的總收入。費用包括總收入所產生的支出，例如：商品的成本，可能包括其他費用，如果他們是直接銷售或製造侵權的產品，不過，必須有Samsung相關費用的證據。

5.3陪審團指南第55條 --- 設計專利損害賠償---所失利益

美國專利法第284條是關於損害賠償之規定，「根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和」，因此，發明專利權人有權請求足夠的賠償金彌補其所受的損害（damage），通常情況下，依據這規定所得到的損害賠償金額相當於合理的權利金（reasonable royalty）。只有在專利權人能證明，由於侵權者所為侵權的銷售行為而導致專利權人失去應得的利益，才可依第284條規定請求賠償其「所失利益」（lost profits）。關於發明專利財務上的損害賠償規定亦適用於設計專利。

Apple可能會改以所失利益的形式要求取得補償性損害賠償。如前所述，Apple無法同時取得Samsung銷售每一侵權產品的所得利益與補償性損害賠償。我已在陪審團指南第36、37、38及39條中詳細解釋與發明專利損害賠償有關所失利益部分的相關規則，在評估Apple是否有權取得Samsung侵害其設計專利的所失利益時，你們應適用與發明專利相同的規則。

指南第36條是關於「所失利益的通則」，如果Apple請求回復因侵權行為所失的利益，Apple必須證明如果沒有Samsung侵權產品的銷售，其可獲得的收益。Apple必須證明其所流失的市場佔有率與Samsung侵權產品銷售之間的因果關係。陪審團必須基於客戶對侵權產品所使用Apple發明專利所保護之技術特徵去估算所失利益，也就是說，必須要確定那些利益是Samsung銷售該發明專利所獲得的，而不是從侵權其他發明特徵所獲取的。

指南第37條是關於「所失利益需考慮的因素」，Apple可證明下列因素，就有權要求所失利益：

（1）市場上對專利產品有需求；
（2）無其他非侵權的替代產品；
（3）Apple有足夠的製造與行銷能力去滿足市場需求，可以取代那些由Samsung 侵權銷售行為所造就的市場；
（4）如果Samsung沒有侵害Apple專利，Apple原本可獲得利益之總額。

指南第38條是關於「所失利益的總額」，Apple會估算其因失去的銷售量導致所失利益的總額，因為侵權行為而失去的銷售總額，再由銷售總額中扣除額外的成本或費用的金額，例如：商品的成本，銷售成本，包裝成本和運輸成本。

指南第39條是關於「所失利益相關的市場佔有率」，Apple可證明若沒有發生侵權行為、Apple可能會擁有的銷售數量的計算方式，就是證明其不包括侵權產品的相關市佔率。陪審團裁決Apple的市佔率就等於他的市場利益。在決定Apple的市佔率之前，陪審團必須先決定是哪一項產品的市場，在同一個市場的產品，他們之間是否近似到足以互相競爭。兩款產品十分相似，如果一個沒有比另一個有更高的價格，或擁有更多明顯的特點。

在那些指南中法官所提到是Apple的發明專利，而現在陪審團應專注於Apple的設計專利，易言之，在那些指南中法官用以說明的是發明專利的產品或是發明專利請求項所涵蓋的產品，而現在陪審團應專注於產品或物品所應用、或實施該專利保護的設計（the patented design）。

5.4陪審團指南第56條 --- 設計專利損害賠償---合理權利金

如果Apple不能證明其所主張的所失利益，或不能證明其要求Samsung的所得利益，那麼Apple將獲得由Samsung侵權的銷售行為所支付的合理權利金。在任何情況下，Apple所應得損害賠償不得少於Samsung應支付的合理權利金。

侵害設計專利的合理權利金的定義如同在第41條指南對於侵害發明專利合理權利金的定義。但是在該指南中，法官所提到關於請求之發明或發明專利等用詞，現在應專注於設計專利或是請求設計。

5.5 陪審團指南第57條 --- 設計專利損害--- 請求賠償起算日

Apple的損害可從Samsung被通知它的產品已侵害Apple的設計專利或專利的日期起算。

如果Apple銷售請求設計專利的產品並未標示相關專利，則必須確定Samsung收到Apple指控侵害專利與侵害專利產品的書面通知日期。

在評估Apple主張Samsung專利侵害的書面通知等相關證據後，可能會確認一個較早的日期。由Apple的訴狀中說明，在2011年4月15日，Samsung 收到D677專利的侵害通知，另於2011年6月16日收到D087、D305與D889 專利的侵害通知。

另一方面，如果Apple並未販賣有專利的產品，則不需要實際通知之日起算損害，應以下列情況起算：（1）在侵權行為開始之前已核准的專利，其損害賠償的估算應由陪審團所決定的侵權之日起算；（2）在侵權行為開始之後才核准的專利，其損害賠償的估算應由專利核准之日起算。

5.6 陪審團對於損害賠償額的裁決

Apple可從Samsung的專利侵害行為所獲得的損害賠償總額是多少？
陪審團核定的損害賠償總額是：$ 1.049,393,540.00美元，詳細內容如下附表。